基本案情
异议人为全球知名的即时通信企业,其核心商标及字号在第9类(软件)、第38类(通信服务)、第42类(技术服务)等关键类别上已在中国获准注册。被异议人为一家工程顾问公司,在第20、22、37类商品及服务上申请注册了与异议人核心商标、字号完全相同的被异议商标。经调查发现,被异议人的法定代表人兼唯一股东,同时系涉案商标代理机构的投资人及在国家知识产权局备案的商标从业人员;且被异议人网站展示了异议人商标及软件产品,并自称提供与异议人软件相关的服务。据此异议人主张,被异议商标系代理机构借助关联公司名义提出申请,意在规避法律规制。被异议人的行为应被视为代理机构自身的行为。最终,国家知识产权局依据《商标法》第十九条第四款,驳回了该商标的注册申请。
评析
《商标法》第十九条第四款作为禁止商标代理机构抢注的条款,文义并不艰深,但在实践中适用难度较大,核心症结在于主体认定——即何种主体可被视为代理机构并受该条款规制。自2013年修法增加代理机构行为规范以来,具有专业优势的代理机构在实际商标申请中,极少直接以自己名义在非第45类服务上注册商标,而是转而借助其他主体名义提交申请,使得该条款的适用难度进一步加大。
本案正是典型例证。被异议人系一家工程顾问公司,其申请注册商标的类别集中于第7、20、22、37类(机械设备、建筑修理等),表面与其经营范围吻合;涉案商标的代理机构显示为一家地方性代理机构,其字号与被异议人字号亦无重合。案件一度难以找到突破口。代理人秉持高度勤勉,全面调取了两家主体的工商登记、备案信息及联系方式等资料,发现被异议人法定代表人与代理机构投资人姓名相同,被异议人登记的电话与国家知识产权局备案的代理人电话一致,且两主体均为自然人独资的一人有限责任公司。据此可以高度盖然性地认定,两主体由同一人实际控制,系关联公司。
然而,证明关联关系本身尚不足以直接适用代理人抢注条款。代理人进一步发现,被异议人网站不仅展示了异议人的商标及软件服务内容,其域名可识别部分亦与异议人商标高度近似。此外,尽管该工程公司无其他恶意注册记录,但涉案代理机构曾有过零星抢注行为,并在其公众号上对在先权利人进行过介绍;更关键的是,被异议人与代理机构申请注册的标识存在重合,且两主体间曾发生商标转让。
综合上述证据,代理人据此主张,被异议人与代理机构在商标申请行为上存在混同,具有抢注的合意,以被异议人名义申请实质上是为规避商标法规制,符合第十九条第四款的适用条件。该主张最终获得国家知识产权局支持。
本案中,代理人以高度的专业敏感度和深度的调查取证,锁定了决定案件走向的关键事实,并通过严谨的法律论证,将“同一控制”、“规避意图”、“行为混同”等事实要素,与第十九条第四款的立法目的和适用要件精准对接。这一精准的法律适用和充分的说理,不仅获得了审查机关的认可,也为今后同类案件的办理提供了范例。